por Eduardo Moraes Bestetti
Recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou um recurso especial em que teceu relevantes considerações sobre a área do direito de marcas, principalmente referente a um conflito muito comum para pequenas e médias empresas no Brasil, que é a proteção à “marca fraca”: marca cujo sinal registrado constitui uma expressão usual, genérica ou meramente descritiva do produto ou serviço prestado, sendo, portanto, dotada de baixo poder distintivo.
Em um país de dimensões continentais como o Brasil, é comum que pequenas empresas, em diferentes localidades, tenham o mesmo nome empresarial, ou utilizem marcas semelhantes, principalmente no ramo do comércio e da alimentação. Essas marcas, muitas vezes, são expressões genéricas, ou que contém o nome do proprietário mais a descrição do estabelecimento (ou seja, abarcadas no conceito de “marca fraca”), podendo se repetir em outras empresas de outras cidades sem que nunca uma fique sabendo da existência da outra, ou sem que essa situação afete o funcionamento da outra.
Entretanto, há casos em que a proteção à marca é necessária para evitar a concorrência desleal e prevenir contra o desvio ilícito de clientela a partir das práticas de “associação” e de “confusão” quanto à marca da primeira empresa a utilizá-la. A dúvida residia em como se poderia evitar que outras empresas utilizassem uma marca que não é tão distintiva assim, ou seja, uma marca fraca.
No caso mencionado, em que houve o conflito entre duas empresas que buscavam utilizar a marca “Bar do Alemão” a 3ª Turma do STJ chegou a uma decisão que contém uma interessante fórmula para guiar advogados e empresários. Nela, a Turma, que seguiu à unanimidade o voto da relatora Ministra Nancy Andrighi, ponderou que o detentor de uma marca fraca pode ter de aceitar conviver com uma outra empresa utilizando marca semelhante, pois também aufere vantagens de ter incorporado à sua marca um elemento de uso comum.
Entretanto, quando a situação passa a confundir consumidores, causando uma indevida “associação” e/ou “confusão”, o empresário pode e deve agir. No caso, foi reconhecida a concorrência desleal em virtude dos seguintes elementos:
- A empresa “Bar do Alemão” original já havia registrado a marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;
- As empresas atuavam no mesmo ramo empresarial: alimentação;
- As empresas atuavam na mesma região, inclusive com filiais na mesma cidade;
- O novo “Bar do Alemão” buscou associar suas vendas ao carro chefe da empresa original, que era a venda de Filé à Parmegiana.
Assim, pode se vislumbrar que, mesmo no caso de uma marca pouco distintiva, sempre é recomendável o seu registro no INPI. Mas, para poder impedir que outras empresas utilizem a mesma marca é necessário provar em Juízo a efetiva associação ou confusão, com outros elementos de prova que devem ser ponderados com advogado especializado em propriedade intelectual, ou então optar por uma marca mais distintiva.